Hace pocas semanas se dio una polémica por la demanda de Jack Daniel's a la empresa de artículos para mascota VIP Products, debido al uso de su icónica imagen para el desarrollo de un juguete para perros.
Es innegable el parecido entre ambas botellas en una alusión humorística al licor norteamericano, situación que no le agradó para nada a éste último.
Para este caso Jack Daniel's alega lo siguiente a través de su abogada Lisa Blatt:
- Venden un producto idéntico al de su emblemática botella, lo que podría dañar su imagen.
- La ‘broma’ motivada por las ganancias de VIP confunde a los consumidores al aprovecharse de la buena voluntad ganada con tanto esfuerzo por Jack Daniel’s.
- Están invitando a los infractores a piratear marcas famosas de bebidas alcohólicas siempre que agreguen un toque humorístico.
- Se trata de una infracción de su marca registrada.
Entre todo esto, en una primera demanda VIP Products ganó legalmente ya que sus acciones están protegidas por la Primera Enmienda de la constitución americana que vela por la libertad de expresión, incluyendo las bromas, y así es como se ve a este producto.
En la etiqueta todo es una broma, pero con referencia clara al licor: se llama Bad Spaniels, aludiendo además a la raza cocker spaniel. En el frente se lee: “The Old No.2 On Your Tennessee Carpet”, que hace refencia a heces en la alfombra (el famoso #2), mientras la etiqueta original de Jack Daniel’s dice: “Old No.7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey”. Finalmente, deja de lado los grados de alcohol pero dice que contiene "43% de popó" y es "100% maloliente". Con esto la compañía de juguetes dijo que era una broma inocente para sus clientes.
Esta parte en particular molestó a Jack Daniel's quien indicó: "A Jack Daniel's le encantan los perros y aprecia una buena broma tanto como cualquiera. Pero a Jack Daniel's le gustan aún más sus clientes y no quiere que los confundan ni asocien su excelente whisky con caca de perro". Además, dejó claro que la ley de marcas "no tiene en cuenta el supuesto interés de la Primera Enmienda de VIP en hacer bromas con temas de caca a expensas de Jack Daniel's".
Aunque puede verse como una broma sencilla y debe entenderse de esta manera, JD alega que esto confunde a los clientes y deteriora su imagen, pero, ¿por qué se podría dar una confusión de este tipo? porque ya hemos visto muchas marcas que hace extensiones de marca bien diferentes a su negocio original, o hacen alianzas de cobranding, o simplementen desarrollan merchadising coleccionable con características especiales (no siempre de relación directa con el producto).
VIP Products tiene una línea de Silly Squeakers que imitan botellas de cerveza, vino, refrescos y licores.
Ahora la discusión que se presenta es si se debe proteger el derecho a la libre expresión que, según el abogado de VIP "comienza con la libertad de burlarse", o si se debe proteger la marca Jack Daniel's como producto icónico, apareciendo así la Ley Lanham, vigente en Estados Unidos, que protege a las marcas registradas si se determina que otro producto confunde a los consumidores sobre su origen o su asociación con la firma original.
UN CASO DE AÑOS
Con esta nueva afrenta, Jack Daniel's busca desestimar el primer veredicto que beneficiaba a VIP Products según la Primera Enmienda y así apoyarse en la Ley Lanham para proteger los derechos marcarios. En su historial, esto es lo que ha sucedido:
- El asunto comenzó en 2014.
- Jack Daniel's exigió que VIP Products detuviera todas las ventas del juguete Bad Spaniels ya que por un estudio realizado, casi un 30% de los consumidores pensaba que ellos habían creado el juguete. VIP llevó el caso a los tribunales y solicitó un juicio declaratorio de que su parodia de la icónica botella de whisky no infringe ni diluye ningún derecho de marca reclamado.
- Después de negar el juicio sumario, el tribunal de distrito determinó que VIP usó una adaptación de la marca registrada de Jack Daniel y rechazó las defensas de la Primera Enmienda de VIP porque el juguete se vendió como un producto comercial. El tribunal de distrito celebró un juicio sin jurado que prohibió a VIP vender el juguete para perros Bad Spaniels.
- Un panel unánime en el Noveno Circuito revocó y devolvió el caso, encontrando que el juguete tenía derecho a las protecciones de la Primera Enmienda: el juguete comunicaba “un mensaje humorístico usando juegos de palabras para alterar la frase seria que aparece en una botella de Jack Daniel’s”. El veredicto: no se estaba haciendo un uso engañoso de la marca.
Después de que se le negara una nueva audiencia, Jack Daniel's también fue derribado en un intento de obtener la intervención del tribunal superior.
- Jack Daniel's afirma que VIP y compañías similares utilizaron este tipo de infracción de marca registrada para producir estafas divertidas con temas de alcohol para comercializar a los niños (este tema es bien delicado!): “La decisión del Noveno Circuito les da a los imitadores licencia libre para aprovecharse de consumidores desprevenidos y titulares de marcas”, escribió Blatt. “Empresas como VIP pueden comercializar estafas divertidas con temas de alcohol para niños. Otros pueden vender versiones divertidas de marcas de alimentos populares mezcladas con marihuana”.
- En marzo de 2020, la Corte de Apelación del Noveno Circuito determinó que el juguete “Bad Spaniel’s” cumple los criterios para pasar el test Rogers y encaja en una parodia por la manera en que alteró la marca original: en la etiqueta se reemplaza el contenido de alcohol con "43% Poo by Vol” y cambia el texto “Old No. 7" por “Old No. 2.”.
- 2023. Se reinicia el juicio por apelación de Jack Daniel's. Veredicto en Junio.
A qué se refieren con el TEST ROGERS? Se trata de un análisis que se usa hace décadas para determinar dónde está la línea entre los derechos marcarios y la libertad de expresión. Bajo sus parámetros, una marca registrada puede usarse sin autorización del titular mientras cumpla unos niveles mínimos de expresión artística y no busque confundir a los consumidores. Esta es quizás la prueba más aplicada para proteger la libertad de expresión, que se encuentra en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, en materia de derecho de marcas.
Este test solo puede aplicarse a marcas no comerciales, que determina que el título de una obra artística está protegido bajo la libertad de expresión cuando a) el título de la obra tiene alguna relevancia artística para el obra subyacente y b) que el título no sea explícitamente engañoso en cuanto a la fuente del contenido de la obra.
La discusión actual está en evidenciar que el Test Rogers no aplica porque el producto que infringe la norma (VIP Products) es comercial y no artístico... una cosa es la lata de Campbell's que se popularizó como una obra de arte de Andy Warhol y otra que se saque un producto comercial como un juguete con este diseño. Dado que el Noveno Circuito dice que por Test Rogers VIP tiene prelación, se busca entonces aplicar la Ley Lanham que sí da el lugar que corresponde a la marca que es violentada.
Este es un caso importante para quienes trabajamos marcas ya que definirá la línea entre defensa de marcas y expresión artística, tanto que marcas reconocidas como Levi Strauss, Patagonia y Campbell Soup instaron al tribunal a examinar las importantes cuestiones de marca en el caso.
Interesante investigar qué tipo de protecciones hay en Colombia para estos casos, donde es común ver parodias de marcas conocidas en protectos coleccionables como pines y adhesivos.
Agradecimientos especiales por la ampliación de la información a:
- Wausau Pilot & Review
- Asuntos Legales
- Moeller
- Emprendedor.com
- Tapas Magazine
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