JACK DANIEL'S VS BAD SPANIELS - PRIMERA ENMIENDA O LEY LANHAM EN LA MESA

Hace pocas semanas se dio una polémica por la demanda de Jack Daniel's a la empresa de artículos para mascota VIP Products, debido al uso de su icónica imagen para el desarrollo de un juguete para perros.

Es innegable el parecido entre ambas botellas en una alusión humorística al licor norteamericano, situación que no le agradó para nada a éste último.

Para este caso Jack Daniel's alega lo siguiente a través de su abogada Lisa Blatt:

- Venden un producto idéntico al de su emblemática botella, lo que podría dañar su imagen.

- La ‘broma’ motivada por las ganancias de VIP confunde a los consumidores al aprovecharse de la buena voluntad ganada con tanto esfuerzo por Jack Daniel’s.

- Están invitando a los infractores a piratear marcas famosas de bebidas alcohólicas siempre que agreguen un toque humorístico.

- Se trata de una infracción de su marca registrada.

Entre todo esto, en una primera demanda VIP Products ganó legalmente ya que sus acciones están protegidas por la Primera Enmienda de la constitución americana que vela por la libertad de expresión, incluyendo las bromas, y así es como se ve a este producto.

En la etiqueta todo es una broma, pero con referencia clara al licor: se llama Bad Spaniels, aludiendo además a la raza cocker spaniel. En el frente se lee: “The Old No.2 On Your Tennessee Carpet”, que hace refencia a heces en la alfombra (el famoso #2), mientras la etiqueta original de Jack Daniel’s dice: “Old No.7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey”. Finalmente, deja de lado los grados de alcohol pero dice que contiene "43% de popó" y es "100% maloliente". Con esto la compañía de juguetes dijo que era una broma inocente para sus clientes.

Esta parte en particular molestó a Jack Daniel's quien indicó: "A Jack Daniel's le encantan los perros y aprecia una buena broma tanto como cualquiera. Pero a Jack Daniel's le gustan aún más sus clientes y no quiere que los confundan ni asocien su excelente whisky con caca de perro". Además, dejó claro que la ley de marcas "no tiene en cuenta el supuesto interés de la Primera Enmienda de VIP en hacer bromas con temas de caca a expensas de Jack Daniel's". 

Aunque puede verse como una broma sencilla y debe entenderse de esta manera, JD alega que esto confunde a los clientes y deteriora su imagen, pero, ¿por qué se podría dar una confusión de este tipo? porque ya hemos visto muchas marcas que hace extensiones de marca bien diferentes a su negocio original, o hacen alianzas de cobranding, o simplementen desarrollan merchadising coleccionable con características especiales (no siempre de relación directa con el producto).

VIP Products tiene una línea de Silly Squeakers que imitan botellas de cerveza, vino, refrescos y licores. 

Ahora la discusión que se presenta es si se debe proteger el derecho a la libre expresión que, según el abogado de VIP "comienza con la libertad de burlarse", o si se debe proteger la marca Jack Daniel's como producto icónico, apareciendo así la Ley Lanham, vigente en Estados Unidos, que protege a las marcas registradas si se determina que otro producto confunde a los consumidores sobre su origen o su asociación con la firma original.

UN CASO DE AÑOS

Con esta nueva afrenta, Jack Daniel's busca desestimar el primer veredicto que beneficiaba a VIP Products según la Primera Enmienda y así apoyarse en la Ley Lanham para proteger los derechos marcarios. En su historial, esto es lo que ha sucedido:

- El asunto comenzó en 2014.

- Jack Daniel's exigió que VIP Products detuviera todas las ventas del juguete Bad Spaniels ya que por un estudio realizado, casi un 30% de los consumidores pensaba que ellos habían creado el juguete. VIP llevó el caso a los tribunales y solicitó un juicio declaratorio de que su parodia de la icónica botella de whisky no infringe ni diluye ningún derecho de marca reclamado. 

- Después de negar el juicio sumario, el tribunal de distrito determinó que VIP usó una adaptación de la marca registrada de Jack Daniel y rechazó las defensas de la Primera Enmienda de VIP porque el juguete se vendió como un producto comercial. El tribunal de distrito celebró un juicio sin jurado que prohibió a VIP vender el juguete para perros Bad Spaniels. 

- Un panel unánime en el Noveno Circuito revocó y devolvió el caso, encontrando que el juguete tenía derecho a las protecciones de la Primera Enmienda: el juguete comunicaba “un mensaje humorístico usando juegos de palabras para alterar la frase seria que aparece en una botella de Jack Daniel’s”. El veredicto: no se estaba haciendo un uso engañoso de la marca.

Después de que se le negara una nueva audiencia, Jack Daniel's también fue derribado en un intento de obtener la intervención del tribunal superior. 

- Jack Daniel's afirma que VIP y compañías similares utilizaron este tipo de infracción de marca registrada para producir estafas divertidas con temas de alcohol para comercializar a los niños (este tema es bien delicado!): “La decisión del Noveno Circuito les da a los imitadores licencia libre para aprovecharse de consumidores desprevenidos y titulares de marcas”, escribió Blatt. “Empresas como VIP pueden comercializar estafas divertidas con temas de alcohol para niños. Otros pueden vender versiones divertidas de marcas de alimentos populares mezcladas con marihuana”. 

- En marzo de 2020, la Corte de Apelación del Noveno Circuito determinó que el juguete “Bad Spaniel’s” cumple los criterios para pasar el test Rogers y encaja en una parodia por la manera en que alteró la marca original: en la etiqueta se reemplaza el contenido de alcohol con "43% Poo by Vol” y cambia el texto “Old No. 7" por “Old No. 2.”.

- 2023. Se reinicia el juicio por apelación de Jack Daniel's. Veredicto en Junio.

A qué se refieren con el TEST ROGERS? Se trata de un análisis que se usa hace décadas para determinar dónde está la línea entre los derechos marcarios y la libertad de expresión. Bajo sus parámetros, una marca registrada puede usarse sin autorización del titular mientras cumpla unos niveles mínimos de expresión artística y no busque confundir a los consumidores. Esta es quizás la prueba más aplicada para proteger la libertad de expresión, que se encuentra en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, en materia de derecho de marcas.

Este test solo puede aplicarse a marcas no comerciales, que determina que el título de una obra artística está protegido bajo la libertad de expresión cuando a) el título de la obra tiene alguna relevancia artística para el obra subyacente y b) que el título no sea explícitamente engañoso en cuanto a la fuente del contenido de la obra.

La discusión actual está en evidenciar que el Test Rogers no aplica porque el producto que infringe la norma (VIP Products) es comercial y no artístico... una cosa es la lata de Campbell's que se popularizó como una obra de arte de Andy Warhol y otra que se saque un producto comercial como un juguete con este diseño. Dado que el Noveno Circuito dice que por Test Rogers VIP tiene prelación, se busca entonces aplicar la Ley Lanham que sí da el lugar que corresponde a la marca que es violentada.

Este es un caso importante para quienes trabajamos marcas ya que definirá la línea entre defensa de marcas y expresión artística, tanto que marcas reconocidas como Levi Strauss, Patagonia y Campbell Soup instaron al tribunal a examinar las importantes cuestiones de marca en el caso. 

Interesante investigar qué tipo de protecciones hay en Colombia para estos casos, donde es común ver parodias de marcas conocidas en protectos coleccionables como pines y adhesivos.

Agradecimientos especiales por la ampliación de la información a:
- Wausau Pilot & Review
- Asuntos Legales
- Moeller
- Emprendedor.com
- Tapas Magazine

CONVERSE ATACA LA COPIA INDISCRIMINADA DE SUS TENIS INSIGNIA

Todos sabemos que gran parte de los problemas que afrontan las marcas a diario es la aparición indiscriminada de copias, buenas o malas, que ponen en riesgo el nombre y las finanzas de la marca original.

En la medida en que la marca es más admirada, más copias aparecerán de ellas, incluso se considera ésta una medida del éxito de la marca.

 

Grandes marcas y grandes mercados son víctimas y victimarios de este problema; Louis Vuitton, Tous, Diesel, Kipling, Adidas, Nike, incluso electrodomésticos y artículos de aseo sufren de este flagelo sin que pueden controlarlo realmente: mientras hayan compradores habrá piratería, el problema es cuando esa piratería o copia indiscriminada viene de otras marcas que también son reconocidas... pero cómo es esto? He aquí el caso que suena por estos días:

Converse, la marca de tenis (o zapatillas) famosa desde 1917 por sus característicos zapatos de lona y caucho blanco denominados por la marca Chuck Taylor, busca ponerle punto final a la copia de su modelo insignia en manos de otras marcas reconocidas que han aprovechado la popularidad de este diseño para obtener beneficios propios.

Desde hace algunas semanas, Converse decidió comenzar sus acciones legales contra 31 compañías que han plagiado el diseño, entre estas demandas se encuentran compañías como Ralph Lauren, WalMart, H&M, Skechers entre otras que deberán retirar de las tiendas el producto e incluso destruir el que quede cesante.

 

En verdad no se viene una batalla fácil para Converse ya que la única forma de ganar la demanda es demostrando que los consumidores se están confundiendo por el diseño de las zapatillas y las compran pensando que es Converse.

El principal problema para la marca es que ha entrado en un estado de "Vulgarización de Marca", donde su producto estrella se ha convertido en genérico de la categoría y corre el riesgo incluso de perder derechos sobre la exclusividad en el uso del nombre; unos "Converse" ya hacen referencia al tipo de zapatilla Chuck Taylor muy común en marcas locales e internacionales.

Obviamente deberemos esperar las resoluciones legales sobre este particular, que debe proteger a Converse principalmente porque el diseño está registrado desde hace mucho tiempo atrás; siendo esto así, qué clase de consecuencias traerá esto para marcas nacionales como Croydon que con sus Discovery entra en el mismo problema o con la otra marca Venus que tiene también esta propuesta para mercados masivos? Payless y otras marcas importadas tampoco se quedarán atrás.

 

Paradójico, no?

Es hora de que las marcas locales revisen el origen de sus productos, no sea que una "buena copia" de una idea original importada, traiga consigo consecuencias inevitables para la marca. Es hora de volver a ser originales.

LOS PÁJAROS LE DISPARAN A LAS ESCOPETAS ::: GOOPHONE VS APPLE

Para nadie es un secreto que Apple es una de las marcas que más copias genera en los mercados asiáticos, donde a través de su desarrollo de Ingeniería a la Inversa logran sacar al mercado copias casi identicas de los diseños originales en cualquier categoría de producto.



Generalmente estas copias salen luego del original de la marca madre (por eso copias), pero en esta ocasión fue diferente, y la "copia" ha salido antes del original que lo inspiró.

Se trata del GooPhone que se supone la copia exacta del iPhone 5 en cuanto a diseño exterior, en su interior, la tecnología es diferente, incluso funciona bajo el sistema de Android y no de IOS. Sin embargo, es una copia en diseño.



Cuando titulo el post "Los pájaros le tiran a las escopetas" es porque la productora china pretende demandar a Apple en caso que su iPhone 5 tenga las mismas características externas del GooPhone i5 (como lo han llamado), ya que alegan que si ellos salieron primero, la copia sería de Apple, incluso se habla de que los chinos patentaron el diseño en su país, lo que impediría que Apple vendiera el iPhone 5 en ese país.



Muchos dicen que sólo están alardeando pero que no llegarán a más, sin embargo, otra compañía oriental ya había chantajeado a Apple por el iPad y logró obtener 60 millones de dólares de esa pelea.

Al parecer no hay enemigo pequeño, y con la filtración de información (que fue lo que le pasó a Apple) es más fácil que "todo" se convierta en propiedad de "todos", porque finalmente, quien primero produce o patenta es el verdadero dueño. Jamás el espionaje industrial había sido tan nocivo, no sólo para las marcas y productoras sino para los consumidores; de ganar el pleito la gente de GooPhone, China tendrá que conformarse con una vil copia del iPhone antes de acceder a la verdadera tecnología de Apple.

Esperemos que estas demandas no logren menguar los deseos de Apple de hacer un lanzamiento inolvidable con un equipo que responda a todas las necesidades del mercado que tiene cautivo. Será que Samsung también le pondrá zancadilla a Apple con la amenaza de demanda si el iPhone 5 sale con la tecnología 4G?... Nuevamente, el único perjudicado acá es el consumidor.

 



CERVEZA DUFF (O DUH?) PIERDE LA GUERRA CON HOMERO SIMPSON

El 9 de Julio comenté en un post el caso de la Cerveza Duff producida en Colombia por los hermanos Ballesteros y comercializada en gran parte del territorio sudamericano.

El pasado 28 de Agosto todas las existencias de la cerveza que habían en el país debían salir de circulación por una sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, dándole así la victoria a la multinacional FOX, quienes buscan que el producto salga del mercado nacional, esperando también sacarlo de Brazil y Chile.



La demanda está entablada por "aprovechamiento de reputación ajena" y por "usurpación de marca", éste último delito, puede costarles a cada uno hasta 8 años de cárcel.

En palabras de la abogada de la FOX, los argumentos de los productores no son válidos para justificar el uso de la marca de la multinacional, y escudarse en que están leyendo mal el nombre (que no dice DUFF sino DUH) es un argumento que consideran débil, errado e incluso, tonto.

Cuando los abogados hablan de "aprovechamiento de reputación ajena" lo hacen porque la marca DUFF se considera una MARCA NOTORIA (aquella que, como consecuencia de su uso intensivo en el mercado y la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es ampliamente conocida por los consumidores o por los sectores interesados, independiente de si tiene un respaldo real o no), esto le da un tratamiento especial que le permite desbordarse de la clase de producto o servicio para el que inicialmente fue registrada por su amplio posicionamiento y más aún, como hace parte del acuerdo internacional de protección de Propiedad Intelectual (Convenio de Paris), los países que se suscribieron deben respetar la marca como si se hubiera registrado directamente en el país destino; esto se hace para generar un derecho a favor del titular y así evitar que haya un aprovechamiento injusto de ese prestigio.

En pocas palabras, los productores colombianos tendrán que dejar de utilizar el nombre, la insignia, los personajes y el lenguaje que lo ha hecho famoso, porque ya hacían famoso a alguien o a algo más.

La compañía espera apelar el próximo 3 de Septiembre la decisión, pero con la falta de argumentos válidos y las inconsistencias en el proceso, es difícil que le ganen esta a la FOX.

Les recomiendo que se surtan de cervezas, porque no creo que lleguen a mediados de Septiembre con más producto.

DAVID VS GOLIAT TECNOLÓGICO ::: ESTA VEZ GANÓ GOLIAT

En definitiva este año ha tenido a más de un consumidor atento de las disputas legales entre Apple y Samsung por un delicado tema de patentes tecnológicas que van desde componentes, software, ideas, procesos hasta formas geométricas universales! Un sinnúmero de argumentos para lograr destronar en ventas a uno o a otro o simplemente, para desestabilizar su posicionamiento como "Rey Tecnológico".

Apple en definitiva es un referente de tecnología y sobretodo, de innovación, ya que no sólo ha desarrollado dispositivos de alto avance, sino que ha redefinido el uso y consumo de muchos aparatos, cambiando incluso la forma de interactuar con otros productos comunes que no son necesariamente tecnológicos.

Por su parte, Samsung ha sido un seguidor que ha hecho la tarea de forma juiciosa, tomando los referentes de Apple, analizándolos, modificándolos e incluso mejorándolos en muchos aspectos, ampliando así las posibilidades de consumo en usuarios comunes (todos sabemos que el consumidor de Apple es más de culto que otra cosa).

Para muchos ese es el proceso natural de una innovación: la desarrollas, la comercializas, otro la compra, la copia y la mejora para volverla a comercializar! Ingeniería de Reversa como nos enseñan los orientales, pero al parecer ésta no es una práctica muy loable en el sector tecnológico.

El problema radica de fondo en el crecimiento desmedido de Samsung y sus productos bajo el sistema de Android, lo que ha ubicado incluso algunos de sus productos por encima de las propuestas de Apple, algo que a la marca de Jobs no le debe gustar mucho.
Pero la pelea no se detiene en el tema de patentes sino en el tema del uso de marcas, insignias y detalles que son característicos de Apple como los íconos, las formas de las tablets y celulares e incluso, las cajas donde vienen los productos (aunque a la fecha no he visto el primer carro con la cabecita de Android en vez de la manzana).

Bueno, este abrebocas extenso es sólo para informar oficialmente que Apple ha ganado la batalla norteamericana contra su contrincante Samsung, logrando así que los productos de la marca oriental sean declarados copias en muchos elementos de los de la marca norteamericana. En algunos países se ha prohibido la venta de uno u otro dispositivo de cada marca por violación de patentes, pero el mercado de Estados Unidos era el que generaba más expectativa ya que son los principales influyentes de consumo en el mundo.

Hasta el momento no se han generado prohibiciones de venta en el mercado, pero sí una multa de más de mil millones de dólares para Samsung (aunque estando de primero en los niveles de venta no le afectará mucho realmente).

En realidad, más allá de un golpe al bolsillo de Samsung como marca no se generará una afectación mayor. Quienes ya reconocen y disfrutan de un sistema operativo o de otro difícilmente cambiarán de "bando"sobretodo porque son muy diferentes (independiente que sus íconos sean similares). La usabilidad de los productos de cada marca ya son una tendencia "kinética": todo se debe hacer con un solo botón y si es posible con el uso de todos los dedos para generar comandos simples (como en Minority Report!).

Ante esta paranoia de las marcas sobre el plagio, los únicos perjudicados son los consumidores quienes ven sus productos favoritos vetados o eliminados del mercado. Si bien es cierto que parte del capital de una marca son sus desarrollos y patentes también lo es la reputación y la empatía con el consumidor. Ante todo, una marca debe pensar en el bienestar de sus consumidores y si está tan convencido de la superioridad de sus productos y desarrollos no debe permitir que el mercado se vea suprimido de sus beneficios.

Esperemos que esta ola jurídica de demandas por patentes (que no es la primera) no nos haga caer nuevamente en un "oscurantismo tecnológico" para darle protagonismo a unas marcas frente a otras. El conocimiento deberá ser universal y con demanda o sin ella, finalmente son los clientes quienes deciden qué marca siguen, valoran y respetan.

Interesante será ver la respuesta de Microsoft que está calladito mejorando su Windows Phone que entraría en la versión 8... ya es claro por qué aceleró su relación con Nokia y el lanzamiento del dispositivo (septiembre 5, una semana antes del lanzamiento oficial del iPhone 5)... hay que estar pendientes, sobretodo porque Google también lo demandó por patentes... Esto es un verdadero "Triángulo Amoroso", cuándo entrará el cuarto para equilibrar?

TRULY VS. TROLLI ::: UNAS GOMITAS DURAS DE TRATAR

El mercado nacional de golosinas crece a diario, sea con propuestas de marcas locales o con la importación de nuevos productos que son la delicia de niños especialmente.

Esta categoría de producto muchas veces parece olvidada dentro de los repetidos "chismes" de marketing que rondan en los periódicos, por eso para algunos, se trata de categorías de productos complementarias en las compañías para mercados especiales. Colombina, Aldor, Nutresa entre otros pueden dar fe que no es así, que se trata de una categoría en constante crecimiento, con expectativas muy altas y con un público cautivo que nunca desaparecerá (eso sí, se renueva cada 10 años con los cambios generacionales, pero a diario, entran nuevos niños en su dulce mundo).

Pero como todo no puede ser dulce, de vez en cuando hay momentos "agridulces" como el que vive la compañía Aldor con su marca de gomitas Truly, recientemente lanzada al mercado de las golosinas para atender al público infantil principalmente. Al parecer, una subcategoría que parecía "suave" resultó dura de penetrar.

El problema inició cuando su competidor nacional Procaps solicitó a la SIC que recibiera con cautela el lanzamiento de la marca, ya que el nombre y los distintivos gráficos de la marca eran muy similares a los utilizados por ellos en sus gomitas llamadas Trolli (reconocidas mundialmente). Esto implica que la marca Truly debe salir del mercado y con ella todo elemento que haga referencia (como empaques, publicidad, productos, etc).

Parte del incidente se debe a que la SIC no permite registros de denominaciones que puedan generar confusiones que beneficien a una marca por encima de otra, producto de esa confusión (que el consumidor compre Truly en lugar de Trolli porque cree que son lo mismo). Es tal el incidente que incluso se acusó a Aldor de competencia desleal, un vicio que podría perjudicar con fuerza a la marca demandada.

Como vimos anteriormente, una marca debe tener en cuenta ciertos parámetros para su registro, siendo el principal la diferenciación. Si una marca decide lanzar al mercado un producto con un nombre similar a otro y éste además está en la misma categoría, el rechazo será inmediato por parte de la SIC y la comunidad comercial.

Algunas compañías lo ven como una amenaza al desarrollo comercial, pero si se analiza el tema con lupa esta regulación busca proteger tanto a compañías comerciales como al consumidor; a las compañías porque a futuro evitará que el mercado (y sus consumidores) la tachen de desleal y ventajosa generando indisposición hacia la marca y al consumidor para que éste no se sienta engañado comprando un producto que pensaba que era otro.

Esperemos a ver como reaccionará Aldor a esta disposición que tiene 10 días hábiles para ser demandada oficialmente por Procaps, de lo contrario, se elimina la cautela y la marca puede volver al mercado. Sin embargo, no es la primera vez que Procaps demanda a una compañía por problemas con sus gomas, en el mes de marzo de este mismo año, la compañía demandó a su anterior socio importador  Mederer, Trolli Ibérica y Global Candy por un caso similar, en el cual salió derrotada la marca en cuestión (Puedes leer todo el caso AQUÍ!)

*Imágenes cortesía de La República