JACK DANIEL'S VS BAD SPANIELS - PRIMERA ENMIENDA O LEY LANHAM EN LA MESA

Hace pocas semanas se dio una polémica por la demanda de Jack Daniel's a la empresa de artículos para mascota VIP Products, debido al uso de su icónica imagen para el desarrollo de un juguete para perros.

Es innegable el parecido entre ambas botellas en una alusión humorística al licor norteamericano, situación que no le agradó para nada a éste último.

Para este caso Jack Daniel's alega lo siguiente a través de su abogada Lisa Blatt:

- Venden un producto idéntico al de su emblemática botella, lo que podría dañar su imagen.

- La ‘broma’ motivada por las ganancias de VIP confunde a los consumidores al aprovecharse de la buena voluntad ganada con tanto esfuerzo por Jack Daniel’s.

- Están invitando a los infractores a piratear marcas famosas de bebidas alcohólicas siempre que agreguen un toque humorístico.

- Se trata de una infracción de su marca registrada.

Entre todo esto, en una primera demanda VIP Products ganó legalmente ya que sus acciones están protegidas por la Primera Enmienda de la constitución americana que vela por la libertad de expresión, incluyendo las bromas, y así es como se ve a este producto.

En la etiqueta todo es una broma, pero con referencia clara al licor: se llama Bad Spaniels, aludiendo además a la raza cocker spaniel. En el frente se lee: “The Old No.2 On Your Tennessee Carpet”, que hace refencia a heces en la alfombra (el famoso #2), mientras la etiqueta original de Jack Daniel’s dice: “Old No.7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey”. Finalmente, deja de lado los grados de alcohol pero dice que contiene "43% de popó" y es "100% maloliente". Con esto la compañía de juguetes dijo que era una broma inocente para sus clientes.

Esta parte en particular molestó a Jack Daniel's quien indicó: "A Jack Daniel's le encantan los perros y aprecia una buena broma tanto como cualquiera. Pero a Jack Daniel's le gustan aún más sus clientes y no quiere que los confundan ni asocien su excelente whisky con caca de perro". Además, dejó claro que la ley de marcas "no tiene en cuenta el supuesto interés de la Primera Enmienda de VIP en hacer bromas con temas de caca a expensas de Jack Daniel's". 

Aunque puede verse como una broma sencilla y debe entenderse de esta manera, JD alega que esto confunde a los clientes y deteriora su imagen, pero, ¿por qué se podría dar una confusión de este tipo? porque ya hemos visto muchas marcas que hace extensiones de marca bien diferentes a su negocio original, o hacen alianzas de cobranding, o simplementen desarrollan merchadising coleccionable con características especiales (no siempre de relación directa con el producto).

VIP Products tiene una línea de Silly Squeakers que imitan botellas de cerveza, vino, refrescos y licores. 

Ahora la discusión que se presenta es si se debe proteger el derecho a la libre expresión que, según el abogado de VIP "comienza con la libertad de burlarse", o si se debe proteger la marca Jack Daniel's como producto icónico, apareciendo así la Ley Lanham, vigente en Estados Unidos, que protege a las marcas registradas si se determina que otro producto confunde a los consumidores sobre su origen o su asociación con la firma original.

UN CASO DE AÑOS

Con esta nueva afrenta, Jack Daniel's busca desestimar el primer veredicto que beneficiaba a VIP Products según la Primera Enmienda y así apoyarse en la Ley Lanham para proteger los derechos marcarios. En su historial, esto es lo que ha sucedido:

- El asunto comenzó en 2014.

- Jack Daniel's exigió que VIP Products detuviera todas las ventas del juguete Bad Spaniels ya que por un estudio realizado, casi un 30% de los consumidores pensaba que ellos habían creado el juguete. VIP llevó el caso a los tribunales y solicitó un juicio declaratorio de que su parodia de la icónica botella de whisky no infringe ni diluye ningún derecho de marca reclamado. 

- Después de negar el juicio sumario, el tribunal de distrito determinó que VIP usó una adaptación de la marca registrada de Jack Daniel y rechazó las defensas de la Primera Enmienda de VIP porque el juguete se vendió como un producto comercial. El tribunal de distrito celebró un juicio sin jurado que prohibió a VIP vender el juguete para perros Bad Spaniels. 

- Un panel unánime en el Noveno Circuito revocó y devolvió el caso, encontrando que el juguete tenía derecho a las protecciones de la Primera Enmienda: el juguete comunicaba “un mensaje humorístico usando juegos de palabras para alterar la frase seria que aparece en una botella de Jack Daniel’s”. El veredicto: no se estaba haciendo un uso engañoso de la marca.

Después de que se le negara una nueva audiencia, Jack Daniel's también fue derribado en un intento de obtener la intervención del tribunal superior. 

- Jack Daniel's afirma que VIP y compañías similares utilizaron este tipo de infracción de marca registrada para producir estafas divertidas con temas de alcohol para comercializar a los niños (este tema es bien delicado!): “La decisión del Noveno Circuito les da a los imitadores licencia libre para aprovecharse de consumidores desprevenidos y titulares de marcas”, escribió Blatt. “Empresas como VIP pueden comercializar estafas divertidas con temas de alcohol para niños. Otros pueden vender versiones divertidas de marcas de alimentos populares mezcladas con marihuana”. 

- En marzo de 2020, la Corte de Apelación del Noveno Circuito determinó que el juguete “Bad Spaniel’s” cumple los criterios para pasar el test Rogers y encaja en una parodia por la manera en que alteró la marca original: en la etiqueta se reemplaza el contenido de alcohol con "43% Poo by Vol” y cambia el texto “Old No. 7" por “Old No. 2.”.

- 2023. Se reinicia el juicio por apelación de Jack Daniel's. Veredicto en Junio.

A qué se refieren con el TEST ROGERS? Se trata de un análisis que se usa hace décadas para determinar dónde está la línea entre los derechos marcarios y la libertad de expresión. Bajo sus parámetros, una marca registrada puede usarse sin autorización del titular mientras cumpla unos niveles mínimos de expresión artística y no busque confundir a los consumidores. Esta es quizás la prueba más aplicada para proteger la libertad de expresión, que se encuentra en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, en materia de derecho de marcas.

Este test solo puede aplicarse a marcas no comerciales, que determina que el título de una obra artística está protegido bajo la libertad de expresión cuando a) el título de la obra tiene alguna relevancia artística para el obra subyacente y b) que el título no sea explícitamente engañoso en cuanto a la fuente del contenido de la obra.

La discusión actual está en evidenciar que el Test Rogers no aplica porque el producto que infringe la norma (VIP Products) es comercial y no artístico... una cosa es la lata de Campbell's que se popularizó como una obra de arte de Andy Warhol y otra que se saque un producto comercial como un juguete con este diseño. Dado que el Noveno Circuito dice que por Test Rogers VIP tiene prelación, se busca entonces aplicar la Ley Lanham que sí da el lugar que corresponde a la marca que es violentada.

Este es un caso importante para quienes trabajamos marcas ya que definirá la línea entre defensa de marcas y expresión artística, tanto que marcas reconocidas como Levi Strauss, Patagonia y Campbell Soup instaron al tribunal a examinar las importantes cuestiones de marca en el caso. 

Interesante investigar qué tipo de protecciones hay en Colombia para estos casos, donde es común ver parodias de marcas conocidas en protectos coleccionables como pines y adhesivos.

Agradecimientos especiales por la ampliación de la información a:
- Wausau Pilot & Review
- Asuntos Legales
- Moeller
- Emprendedor.com
- Tapas Magazine

DENOMINACIÓN DE ORIGEN COMO PROTECCIÓN LEGAL DE MARCA :::CASO VINOS DE LA CORTE:::

Desde el tema legal de protección de marcas se han presentado muchas variables, que no sólo buscan evitar la piratería, la duplicación y el robo de las marcas, sino que protegen al consumidor de productos que pueden no cumplir con las condiciones de calidad que la marca inicial promete desde su nombre.

Una de las formas de protección legal de la marca es a partir de la Denominación de Origen que procura garantizar el origen geográfico real de los productos que se encuentran en el mercado.

Las denominaciones de origen protegen en este momento a productos y lugares como el Tequila de México, el Ron de Venezuela, el Pisco Peruano, el Queso Roquefort de Francia, entre otros.

Con esta protección ningún producto que sea elaborado fuera de la región protegida puede llevar ese nombre de origen, incluso aunque el producto tenga las mismas características (o mejores) que las del originario.

Bajo esta situación en Colombia la empresa Vinos de la Corte recibió sentencia de la SIC para retirar del mercado todos los productos que dijeran Champaña o Champagne, por ser este nombre protegido bajo Denominación de Origen (hace referencia a la región de Champagne en Francia donde se produce este tipo de bebida).

Sobre esta situación, la compañía colombiana debe atender este reclamo de lo contrario podría perder su licencia de comercialización.

Este caso debe prevenir a todos aquellos que pretendan el uso del nombre de una región para darle mayores significados a sus productos. La única forma de utilizar una denominación de origen dentro del producto (nombre, explicación, etc) es porque el producto efectivamente proviene de esa región, de lo contrario se corre el riesgo de entrar en pleitos legales por esta situación.

La denominación de origen es importante cuando los productos han logrado su posicionamiento como exclusivos de una región; esto se da porque se reconoce que el producto sólo se da en la región o porque el proceso productivo es propio de herencia cultural.

De ninguna forma está permitida la denominación de origen ya que puede generar confusión en el consumidor al esperar beneficios de un producto que no tiene en su totalidad.

En Colombia hay registradas a la fecha 148 denominaciones de origen, de las cuales 22 son denominaciones colombianas, algunas son Café de Colombia, Queso Paipa, Bizcocho Achira del Huila, Clavel de Colombia, Rosa de Colombia, Tejeduría Zenú, Tejeduría Wayuu, etc.

 

Al momento de utilizar el sello de origen el producto gana presencia, credibilidad y respaldo. De ahí el cuidado que se tiene al no permitir que algún producto que no cumpla con los estándares se apropie de los beneficios de asociaciones que genera ese nombre.

Por su parte Vinos de la Corte ya retiró de su página los productos que incumplían según la sentencia, ahora viene la creatividad de los productores para recuperar el mercado que se haya perdido en estos días sin distribución.

PROTECCIÓN E ING SE UNEN PARA FORTALECER LA MARCA

El año comenzó con una buena noticia en el sector de servicios de pensiones y cesantías, se trata de la fusión de ING y PROTECCIÓN (Sura) para fortalecer el fondo de pensiones.

Esta adquisición se venía desarrollando desde el año pasado, pero fue en enero el mes en que se oficializó la fusión pasando a ser el Grupo Sura propietario de la compañía holandesa en Latinoamérica.

Obviamente, toda fusión trae consigo cambios no sólo desde la estructura interna, sino desde la misma identidad de la marca. En este caso, la fusión toma el nombre de PROTECCIÓN que es altamente reconocido a nivel nacional y presenta un nuevo grafismo para su logotipo más ligero en líneas y retomando la tendencia nacional de letras en minúscula y de formas redondeadas.

Me pareció interesante la forma en que generan la comunicación del cambio, en mi caso recibí un correo electrónico donde comparten la información básica de la fusión e invitan a disfrutar del video que muestra la evolución de las dos compañías en pro del bienestar de sus afiliados.

Esta serie de correos directos, donde la marca dispone en el encabezado el nombre de pila de la persona que desean contactar, es una forma eficaz de garantizar lecturabilidad y más allá de eso, conexión con el mensaje, ya que el receptor considera que le están hablando directamente a él, no a la masa.


Con respecto a la nueva identidad de marca sigo con mi inconformidad frente a este estilo gráfico que le resta presencia y personalidad a algunas marcas. Aunque PROTECCIÓN es una marca dinámica que desea verse con aires innovadores y de constante evolución, con el nuevo logotipo considero que ha perdido contundencia, incluso no logré reconocer que se tratara de un logotipo cuando lo vi.

Independiente de esta opinión, esperemos que la fusión traiga grandes ganancias para los asociados de ambas compañías y por supuesto para su casa matriz Sura, una compañía colombiana que crece con fuerza en mercados latinoamericanos bajo la transparencia y el compromiso con el país.

Felicitaciones a ambas compañías por este paso en la evolución y el crecimiento empresarial.